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Brand Naming 05-12-2013

La ricerca di similitudine e il Trademark Clearinghouse

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di Francesco L. Mariucci, Guest di Brandforum.it
info@brandforum.it

Nel corso della nostra attività professionale, ci siamo spesso imbattuti in imprese convinte del fatto che, una volta depositato il proprio marchio, avessero raggiunto un sufficiente grado di protezione  del  proprio core-business e un’adeguata tutela nei confronti dei propri competitors

 

Purtroppo, l’esperienza ha dimostrato che il deposito del marchio non costituisce il punto d’arrivo nell’iter di tutela dei propri diritti d’esclusiva, ma solo uno step intermedio, che necessita dell’attivazione di tutta una serie di servizi a sostegno e supporto, per salvaguardare concretamente e durevolmente i propri investimenti nel corso degli anni, alla luce delle continue evoluzioni che si presentano sui mercati.


A tal proposito, segnaliamo due servizi: la ricerca di similitudine e il Trademark Clearinghouse,  considerati dalle nostre imprese come dei costi aggiuntivi dei quali poter fare volentieri a meno, che si rivelano, invece, spesso e volentieri, come strumenti indispensabili per evitare “brutte sorprese” e per non vanificare gli investimenti sostenuti.   

 


1)  La ricerca di similitudine prima del deposito di un marchio
Spesso coloro che decidono di depositare/registrare un marchio sottovalutano l’importanza di condurre previamente un’approfondita ricerca di similitudine per banche dati private. Tale attività, infatti, ha l’utilità di rivelare gli eventuali marchi identici o simili al proprio, che potrebbero ostacolarne l’iter di registrazione, vanificando così gli investimenti sostenuti dalla propria impresa.


A tal proposito, dobbiamo segnalare che spesso molti si limitano a condurre una ricerca d’identità che permette di rintracciare solo i marchi identici a quello di proprio interesse, oppure si limitano a consultare le sole banche dati pubbliche, una sorta di “fai da te”, illudendosi così di poter avere una view completa sul proprio marchio. Purtroppo, invece, tali banche dati pubbliche non sono affatto complete, sono poco aggiornate ed i risultati non sono sempre facili da interpretare. Infatti, i “non addetti ai lavori”, che si cimentano in questo genere d’attività specialistica, potrebbero non conoscere tutti i criteri e filtri di ricerca utili per conseguire dei risultati esaustivi grazie alle verifiche incrociate e godere così di una view completa sul proprio marchio d’interesse.


Allo stesso tempo è bene sapere che i marchi italiani e quelli comunitari vengono concessi senza che nessun esame preventivo venga condotto da parte degli Uffici competenti, per la serie non si viene informati della presenza di marchi già registrati, identici/simili al proprio, che possono risultare d’ostacolo per l’ottenimento del proprio. Di conseguenza, il rischio per un imprenditore è quello di subire in seguito delle opposizioni da parte di terzi soggetti, una volta che il proprio marchio verrà pubblicato. In tale ipotesi, all’imprenditore non resterà che ritirare il proprio marchio,(vanificando così l’investimento già sostenuto) ,oppure difenderlo con tutte le lungaggini burocratiche del caso e con gli inevitabili ulteriori esborsi  economici da sostenere.


Alla luce di tutto ciò, pur non essendo obbligatoria, è auspicabile condurre una previa ed esaustiva ricerca di similitudine capace di prevedere i possibili scenari di registrazione del proprio marchio, per proteggere così i propri investimenti e avere tutte le garanzie necessarie.  

        

2) Il nuovo servizio di Trademark Clearinghouse
Sul mercato del Web sono pronti a sbarcare circa 1000 nuove  estensioni (.app. .web. .email. .music. e .film.) che rivoluzioneranno l’universo digitale. Certo,  gli internauti non impiegheranno troppo tempo ad acquisire familiarità con un modo del tutto nuovo di utilizzare la Rete, ma quali saranno le inevitabili conseguenze di questo moltiplicarsi di domini disponibili? Con il moltiplicarsi delle estensioni disponibili, aumenteranno in maniera esponenziale le opportunità di business ma, allo stesso tempo, i rischi di cybersquatting, ossia dei fenomeni di accaparramento dei domini corrispondenti a marchi altrui o a nomi di personaggi famosi al fine di lucro.


Proprio al fine di salvaguardare i titolari di marchi, è stato attivato da ICANN (Internet Corporation for Assigned Domain Names and Numbers), associazione che gestisce i domini a livello mondiale, un servizio chiamato Trademark Clearinghouse (TMCH) che consente di proteggere i marchi registrati da eventuali abusi. Grazie al TMCH è possibile inserire i propri marchi all’interno di un database mondiale, traendone un doppio vantaggio:
 

- il titolare del marchio depositato in questo database otterrà automaticamente il diritto di registrare il dominio corrispondente prima di chiunque altro. Il lancio di ogni nuovo dominio verrà preceduto da una fase di pre-registrazione (detta Sunrise) in cui si darà la preferenza ai titolari di marchi registrati nel Trademark Clearinghouse, ma è importante ricordare che, se la registrazione non avverrà nella fase di Sunrise, il dominio sarà libero di essere registrato da chiunque durante tutte le successive fasi di rilascio.


- il titolare del marchio depositato in questo database sarà avvisato nel caso in cui qualcuno chieda di registrare un dominio corrispondente al proprio marchio ed avrà quindi la possibilità di opporsi, evitando danni alla sua impresa.


I vari provider stanno  curando delle campagne informative per far comprendere in modo semplice i vantaggi e le opportunità di questo importante momento dello sviluppo della rete, offrendo anche spunti su come difendersi dai rischi attuali e potenziali.         
Anche questo servizio, di recente introduzione, dovrebbe essere attivato per salvaguardare effettivamente i propri investimenti sui nuovi mercati.

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Francesco L. Mariucci, Avvocato specializzato nella consulenza e protezione della Proprietà Intellettuale. Corsi di specializzazione a Bologna, Milano e Londra.
Collaborazione per diversi anni presso nota società di consulenza di Bologna e presso noto Studio legale di Firenze, specializzati in materia di Proprietà Intellettuale.